Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar

1) Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par :

• i. « marque » : tout signe visible, destiné et apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;
• ii. « marque collective » : tout signe visible, désigné comme marque collective au moment du dépôt, destiné et apte à indiquer l’origine, la qualité ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services de diverses entreprises utilisant la marque collective sous le contrôle du titulaire ;
• iii. « entreprise » : toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, agricole, artisanale ou commerciale.

2) Conformément au paragraphe 1°, sont considérés comme marques, les patronymiques pris par eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de sa présentation sous emballages, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, preintes, timbres, cachets, couleurs, dessins, reliefshiffres, devises, slogans, pseudonymes et, en général, tous signes matériels suffisamment distinctifs pour l’usage auquel on les destine.

3) L’utilisation d’un terme générique à titre de marque ne peut faite l’objet d’une appropriation particulière. Le recours à un terme génétique pour l’attribuer à un domaine complètement différent est libre à moins qu’il n’en découle une source d’erreur ou de confusion pour le consommateur local.

L’utilisation de la marque est facultative sauf dans les domaines expressément définis par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

1) Ne peuvent constituer une marque ni en faire partie et ne doivent pas être enregistrés les signes dont l’utilisation contrevient à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la morale et qui notamment, pourraient tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés.

2) Conformément à l’article 6 ter de la Convention de Paris, sont exclus de toute demande de protection et ne doivent pas être enregistrés sous forme de marque, les signes qui reproduisent ou imitent des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, poinçons officiels, de contrôle et de garantie adoptée par un Etat, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout Etat ou organisation internationale, intergouvernementale sauf accord particulier de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

3) Ne doit pas être protégé ni enregistré comme marque :

a. Un signe qui n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, en particulier, parce que :

• i. le signe consiste en la forme des produits considérés ou de leur conditionnement et que cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de ce conditionnement ;
• ii. le signe consiste exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’époque de production ou de prestation ou d’autres caractéristiques des produits ou des services considérés ;
• iii. le signe consiste exclusivement en une indication qui, dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce local, est devenue une désignation usuelle des produits ou services considérés.

Pour juger si un signe n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de fait, en particulier de tout usage du signe en tant que marque avant le moment de la décision d’enregistrement.

b. Un signe qui consiste exclusivement ou partiellement en une indication géographique susceptible d’induire en erreur quant à l’origine géographique des produits ou des services considérés ou qui, s’il était enregistré en tant que marque, entraverait indûment l’usage de l’indication géographique par des personnes, autres que le titulaire de l’enregistrement, qui ont le droit de faire usage de cette indication.

4) a. Ne doit pas être protégé ni enregistré comme marque un signe qui est en conflit avec un droit antérieur ;

b. Sous réserve de l’alinéa c, lorsque la marque d’une entreprise ou une marque collective fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement en instance et qu’une autre entreprise dépose une demande d’enregistrement en tant que marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion, ce dernier signe est en conflit avec un droit antérieur.

c. L’alinéa b est également applicable lorsque la marque a cessé d’être enregistrée un an au plus avant la date à laquelle la demande de l’autre entreprise a été déposée ou lorsque la marque collective a cessé d’être enregistrée cinq ans au plus avant cette date ;

d. Aux fins des alinéas b et c, il est tenu compte de toutes les priorités valablement revendiquées pour la demande d’enregistrement en instance et pour la demande déposée par l’autre entreprise.

1) Sous réserve des dispositions de l’article 133, paragraphe 4, la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt auprès de l’Organisme.

2) Nul ne peut revendiquer le droit exclusif à une marque s’il n’en a valablement effectué le dépôt.

3) Lorsqu’une marque enregistrée a été utilisée publiquement et d’une manière continue sur le territoire national pendant trois ans au moins sans avoir donné lieu à aucune action reconnue fondée, la propriété de la marque ne peut plus être contestée au titulaire de l’enregistrement, du fait de l’usage antérieur par un tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt le déposant ne pouvait ignorer la marque dudit tiers.

4) L’usage d’une marque ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

1) Quelconque désire se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur de marque effectué dans un pays faisant partie de la Convention de Paris, est tenu de joindre à sa demande ou au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, sous peine d’irrecevabilité :

• i. une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant dans ce pays ;
• ii. une copie officielle de ce dépôt antérieur délivrée par le pays d’origine accompagnée d’une traduction autorisée en langue française ;
• iii. une autorisation écrite et légalisée du premier déposant ou de ses ayants cause l’habilitant à se prévaloir de ladite priorité s’il n’est pas l’auteur du premier dépôt.

2) Les stipulations du paragraphe 1 restent valables pour un groupe de priorités revendiquées par le déposant.

3) a. Les nationaux des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui présentent des produits munis d’une marque ou des services vendus sous cette marque, dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue organisée sur le territoire national, jouissent dans les six mois qui suivent le jour où lesdits produits ou services ont été présentés pour la première fois sous cette marque, d’un droit de priorité pour le dépôt de la marque auprès de l’Organisme ;

b. Le droit accordé par l’alinéa a ne prolonge aucun délai de priorité revendiquée en vertu du paragraphe 1) du présent article.

Tout dépôt de demande d’enregistrement d’une marque, formé auprès de l’organisme doit satisfaire aux exigences suivantes :

1) La demande doit être établi sur le formulaire prescrit par le décret d’application et contenir les renseignements requis.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 79, la demande doit être accompagnée :

• i. de la reproduction au format prévu par le formulaire prescrit, de la marque sous forme d’étiquette en noir et blanc et, le cas échéant, en couleurs ;
• ii. de la liste des produits ou des services pour lesquels la marque doit être utilisée, groupés selon les classes de la classification annexée au décret d’application ;
• iii. de la pièce justificative du paiement des taxes ;
• iv. de la revendication de priorité, le cas échéant ;
• v. du cliché de la marque.

3) La rédaction de la demande doit être établie dans l’une des langues suivantes :

• i. le malgache, assorti d’une traduction en langue française ;
• ii. le français.

1. Le paiement de la taxe de dépôt prescrite est une condition de la recevabilité de la demande.

2) Le paiement n’est effectif que lors de la réception du titre de paiement permettant l’établissement d’un récépissé en bonne et due forme. Le récépissé n’est valable que s’il porte le cachet d’authentification de l’Organisme.

3) L’Organisme fixe comme date de dépôt la date de la réception de la demande pour autant que, au moment de cette réception, la taxe de dépôt soit payée et que la demande, établie conformément à l’article 60 paragraphe 1, comporte les éléments mentionnés au paragraphe 2, i et ii dudit article. Le décret d’application précisera les modalités de ces exigences.

1) Avant l’enregistrement, la marque subit un examen administratif et un examen quant au fond.

2) En cas de procès et si la marque n’a pas encore été enregistrée, le déposant peut solliciter sur justification une procédure d’examen d’urgence auprès de l’Organisme.

1) L’examen administratif de la demande consiste à vérifier le paiement de la taxe prescrite et la régularité des principales pièces du dépôt :

• i. l’établissement de la demande ;
• ii. la présence de la reproduction de la marque et sa bonne exécution aux fins de reproduction ;
• iii. la présence de la liste des produits ou des services ; le cas échéant :
• iv. la présence du statut visé à l’article 79 dans le cas d’une marque collective ;
• v. le pouvoir du représentant ou du mandataire ;
• vi. les traductions réclamées ;
• vii. les documents relatifs à la cession de priorité ;
• viii. le cliché de la marque.

2) L’examen administratif de la demande consiste également dans la vérification et/ou dans l’apposition des classes prescrites.

3) En cas de non-conformité, le déposant ou son ayant cause est invité à procéder à la régularisation requise suivant les modalités fixées dans le décret d’application.

1) Tout dépôt de demande d’enregistrement d’une marque ayant satisfait aux conditions de l’article 63 fait l’objet d’un examen de fond pour savoir s’il se heurte ou non aux dispositions de l’article 57.

2) Si l’Organisme constate que la marque répond aux exigences du paragraphe 1, il procède à l’enregistrement de la marque et à sa publication dans la Gazette officielle de la Propriété Industrielle.

3) En cas de refus d’enregistrement par l’Organisme, le déposant peut former, dans le délai prescrit, un recours devant la juridiction compétente.

4) La marque enregistrée peut être consultée gratuitement auprès de l’organisme et copie peut en être délivrée aux frais du requérant.

5) Par décret du Président de la République, l’Organisme peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application des exigences prévues au paragraphe 1.

Le certificat d’identité de la marque peut être délivré au déposant ou à son ayant cause. Le certificat d’identité de la marque portera le cachet indélébile « EXAMINEE » ou « NON EXAMINEE », et, dans le premier cas, le refus de protection d’une partie ou de la totalité d’une certaine classe de produits.

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers les actes suivants :

a. Tout usage commercial de la marque ou d’un signe ou d’un nom commercial qui lui ressemble au point d’induire le public en erreur, pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que pour d’autres produits ou services pour lesquels l’usage de la marque ou de signe pourrait induire le public en erreur ;

b. Tout autre usage de la marque, ou d’un signe ou d’un nom commercial qui lui ressemble, sans juste motif et dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique, ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, les normes, le lieu, l’origine ou l’époque de production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

1) L’enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque dans le pays à la condition que ces produits n’aient subi aucun changement.

2) L’enregistrement de la marque ne confère pas au titulaire le droit d’interdire la publication d’études spécifiques ou de tests comparatifs de produits ou de services de plusieurs marques à l’usage du consommateur.

1) La durée de protection d’une marque enregistrée est de dix ans à compter de la date de dépôt.

2) Le titulaire de la marque peut, dans le délai de douze mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement, demander le renouvellement de sa marque moyennant le simple paiement de la taxe prescrite. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixée par le décret d’application. Le défaut de renouvellement dans le délai prescrit entraîne automatiquement l’extinction de la marque.

1) Celui qui aura laissé tomber sa marque dans le domaine public ou le langage courant sans avoir pris ses dispositions pour prévenir les abus, tels que la contrefaçon, l’imitation ou l’usurpation de sa marque, perd ses droits sur ladite marque.

2) Celui qui, pour des cas de force majeur, n’a pu respecter les délais impartis par la loi pour accomplir un acte et qui, dès lors, perd un droit quelconque rattaché à une demande d’enregistrement de la marque ou à une marque enregistrée peut, en fournissant les preuves de sa défaillance, demander restauration de ce droit.

3) L’examen de la requête est soumis au paiement préalable d’une taxe avant que l’Organisme ne l’instruise et n’en prenne une décision.

1) Les droits attachés à une marque déposée ou enregistrée, peuvent, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’entreprise qui utilise la marque, être cédés ou transmis pour tout ou partie des produits ou services auxquels la marque est destinée.

2) La cession ou le transfert des droits ne peut avoir pour objet de détourner la loi ou d’induire le public en erreur de quelque manière que ce soit.

3) Les actes relatifs aux droits issus de la marque comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit.

4) Nonobstant les dispositions du Code de l’enregistrement et des timbres tout document établi selon le paragraphe 3, pour être opposable aux tiers, doit être transcrit auprès de l’Organisme dans le registre spécial des marques.

5) Le contrat n’entrera en vigueur qu’après un examen d’opportunité suivi d’une décision favorable de l’autorité compétente.

1) Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par « contrat de licence » tout contrat par lequel une partie (le donneur de licence) donne à une autre partie (le preneur de licence) son accord à l’accomplissement par cette partie, à l’égard d’une marque enregistrée, d’actes visés à l’article 71.

2) Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables lorsque le contrat de licence porte sur une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement.

1) A peine de nullité, le contrat de licence de marque doit revêtir la forme écrite et doit être signé par les parties.

2) Un contrat de licence de marque déjà conclu peut être inscrit conformément au décret d’application et moyennant le paiement de la taxe prescrite. Nul ne peut invoquer le fait qu’il n’a pas eu connaissance d’un contrat de licence inscrit.

Le contrat de licence doit prévoir une garantie effective par le donneur de licence de la qualité des produits ou services au preneur de licence pour lesquels il est fait usage de la marque.

Sauf dispositions contraires dans le contrat de licence et au cours de la période de validité dudit contrat, le preneur de licence a le droit d’accomplir, à l’égard de la marque enregistrée tous les actes visés à l’article 66 pendant toute la durée de l’enregistrement, compte tenu des renouvellements sur tout le territoire national et pour tous les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

1) Sauf dispositions contraires dans le contrat de licence, l’accord donné par le preneur de licence à un tiers pour l’accomplissement d’actes visés à l’article 66 n’est pas valable.

2) Le contrat de licence ne peut permettre la cession de la licence ou l’octroi de sous-licences que s’il prévoit une garantie effective par le titulaire de l’enregistrement de la marque, de la qualité des produits ou services de tout cessionnaire ou de tout preneur d’une sous-licence, pour lesquels il est fait usage de la marque.

1) Tous actes affectant une marque dont ceux prévus à l’article 71, paragraphe 3°, doivent être transcrits sur le registre spécial des marques institués à cet effet auprès de l’Organisme.

2) Le registre spécial des marques peut être consulté par le public. Il peut en être obtenu copie pour toutes informations y figurant. Les modalités de consultation ou d’obtention de renseignement seront déterminées par le décret d’application.

Sous réserve des dispositions de la présente section, demeurent applicables aux marques collectives les dispositions du présent chapitre communes à toutes les marques.

1) Le dépôt d’une marque collective n’est valable que si :

a. Le statut régissant l’emploi de la marque dûment certifié par le(s) déposant(s) accompagne le dépôt ;

b. Ce statut indique :

• i. les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner ;
• ii. les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ;
• iii. les modalités selon lesquelles des personnes sont autorisées à utiliser la marque,
• iv. les conditions de contrôles de l’emploi de la marque,
• v. les sanctions prévues à l’encontre de l’usage incorrect de la marque suivant le statut déposé.

2) Le dépôt de la marque collective doit indiquer :

a. Soit un membre choisi par l’ensemble des déposants pour le représenter et pour établir toutes relations avec l’Organisme ;

b. Soit un mandataire désigné conformément aux prescriptions de l’article 132.

L’examen, l’enregistrement et la publication d’une marque collective doivent prendre en considération le statut tel que défini à l’article 79.

1) Tout changement concernant l’emploi de la marque collective n’aura d’effet qu’après son inscription auprès de l’Organisme, moyennant une taxe fixée par le décret d’application.

2) Ce changement sera publié conformément à l’article 80.

1) La juridiction compétente peut, à la demande de toute autorité compétente ou toute personne justifiant d’un intérêt légitime et après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu, déclarer nul l’enregistrement d’une marque collective :

• i. si la marque ne satisfait pas aux exigences des articles 55, 57 et 79 ;
• ii. si le titulaire permet, tolère ou ignore, faute de contrôle suffisant, l’utilisation de la marque, contraire au statut ou susceptible de tromper le public ou milieux commerciaux.

2) Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une classe de produits ou de services ou que pour certains produits ou services d’une certaine classe, la nullité de l’enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou services.

1) La juridiction compétente peut, à la demande de toute autorité compétente ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime et après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu, déclarer nul l’enregistrement d’une marque, avec effet à la date de l’enregistrement si :

a. La marque ne satisfait pas aux exigences des articles 55, et 57 ;

b. La marque est en conflit avec un droit antérieur relatif aux mêmes produits ou aux mêmes services.

2) Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une classe de produits ou de services ou certains produits d’une certaine classe, la nullité de l’enregistrement ne sera prononcée que pour cette partie des produits ou des services.

3) Le droit de propriété d’une marque s’éteint par :

• a. La renonciation par déclaration écrite du titulaire ;
• b. L’expiration de la période mentionnée à l’article 69, paragraphe 1, sans que le renouvellement de l’enregistrement ait été demandé dans les délais prévus au paragraphe 2 dudit article ;
• c. Un jugement exécutoire du tribunal compétent déclarant la nullité ou ordonnant la radiation de l’enregistrement.

4) Le droit de propriété d’une marque s’éteint également par défaut d’utilisation de la marque dans un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement à moins que le titulaire de la marque ne justifie par des excuses légitimes les causes de son inaction.

1) Toute atteinte portée aux droits attachés à la marque constitue un délit puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

2) En cas de récidive, la peine sera portée au double.

1) Sur simple requête justifiée par la présentation de son certificat d’enregistrement, le titulaire d’une marque enregistrée peut, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal Civil du lieu d’infraction, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, assistés en cas de besoin par un expert, à la désignation et à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets portant la marque présumée contrefaite.

2) En cas de saisie, la consignation préalable d’un cautionnement doit être exigé du requérant.

3) Copies du procès-verbal des objets décrits ou saisis en vertu d’une ordonnance et l’acte constatant la consignation du cautionnement doivent être laissées à l’auteur de l’infraction présumée, à peine de nullité et dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel.

4) Sans préjudice de dommages-intérêts qui peuvent être réclamés et à peine de nullité, le requérant doit introduire l’instance au fond dans le délai d’un mois à compter de la saisie ou du procès-verbal de la description.

1) La confiscation des objets portant la marque reconnue contrefaite pourra être prononcée.

2) Les objets confisqués sont remis au titulaire de la marque sans préjudice de dommages-intérêts, de l’affichage ou de la publication de la décision.

1) Le bénéficiaire d’une licence enregistrée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, sommer le titulaire de la marque d’introduire les actions judiciaires à toute violation de la marque qu’il lui aura signalée.

2) Si le titulaire de la marque refuse ou néglige d’introduire lesdites actions dans un délai de trois mois à compter de la notification, le licencié pourra agir en son propre nom sous réserve de dispositions contractuelles contraires.